Droit des marques et mots clés

Le service de référencement payant Adwords de Google est depuis longtemps l’objet de multiples décisions sur le caractère fautif pour l’annonceur ou pour Google de la réservation d’une marque d’un tiers à titre de mot-clé (notamment l’important arrêt de la CJUE du 23 mars 2010).

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Dans son arrêt du 19 avril 2012, la CJUE a répondu à une question préjudicielle de la juridiction nationale autrichienne qui s’interrogeait sur sa compétence pour trancher un litige entre une société autrichienne Wintersteiger, titulaire d’une marque « Wintersteiger » en Autriche, et une société allemande concurrente Product 4U ayant réservé cette marque comme mot-clé sur Adwords mais uniquement pour son site en « .de ».

Les deux concurrentes (sur le marché des machines d’entretien pour skis et snowboards), bien qu’établies dans deux pays différents, commercialisent leurs produits dans le monde entier et donc, pour la société allemande, également en Autriche. Cependant, il faut noter que la société allemande commercialise des accessoires pour des machines d’autres fabricants dont Wintersteiger, mais non autorisés par cette dernière.

La question essentielle était donc la suivante : la concurrente allemande qui avait réservé comme mot-clé le nom de sa concurrente pour son site allemand peut-elle être poursuivie en Autriche sur le fondement de la marque autrichienne ou le fait que le site ne viserait que le public allemand fait-il échapper la société allemande aux effets d’une marque valable seulement en Autriche ?

En effet, malgré la complexité des questions de compétence sur Internet, il ne faut pas perdre de vue que (i) en principe le tribunal compétent est celui du défendeur à l’action et (ii) que la marque est un droit territorial qui n’est donc protégé que sur le territoire où il est réservé.

La société autrichienne invoquait logiquement, pour agir en Autriche, l’article 5 point 3 du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 qui prévoit entre les juridictions européennes une compétence spéciale pour le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Cependant, comment un dommage peut-il se produire en Autriche contre une marque autrichienne si seul le public allemand est visé par le site ?

La Cour indique tout d’abord que pour déroger à la règle de compétence de principe selon laquelle la compétence territoriale est celle de la juridiction du défendeur sur la base du « fait dommageable », il est nécessaire de prouver « un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ».

Cette expression vise à la fois « le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage », de sorte que le défendeur dispose d’un choix de compétence.

Classiquement, sont donc compétentes au choix la juridiction du lieu où est subi le dommage et la juridiction où le fait à l’origine du dommage a été provoqué, ce qui n’est jamais évident à déterminer sur Internet.

S’agissant du lieu du dommage, la Cour considère que la question de savoir si une atteinte est portée à la marque nationale par son utilisation à des fins publicitaires sur un site d’une extension (.de) différente du territoire de la marque relève de l’examen au fond par la juridiction.

Or, selon la Cour il serait de bonne administration de la justice que la juridiction du territoire où la marque est protégée soit compétente pour trancher l’allégation d’atteinte à une marque nationale, en raison (i) de sa capacité à évaluer l’atteinte à la marque et (ii) de la prévisibilité : tant le demandeur que le défendeur peuvent s’attendre, pour une marque autrichienne, à se défendre devant une juridiction autrichienne.

Ainsi, la juridiction serait être compétente, le cas échéant pour dire ensuite qu’à défaut de dommage sur son territoire, il n’y aurait pas de condamnation.

En conséquence, dans le cadre d’Adwords en tout cas, la juridiction nationale d’enregistrement de la marque dont il est allégué l’atteinte est compétente pour juger le litige, ce qui ne veut pas dire qu’elle n’exclura pas ensuite cette atteinte.

Cependant, la Cour n’exclut pas l’intérêt de la compétence de la juridiction allemande, au contraire, en tant que lieu du fait générateur du dommage, à savoir « le déclenchement du processus technique d’affichage par l’annonceur ».

En effet, selon la Cour, la compétence de la juridiction de l’annonceur, celui qui a réservé le mot-clé, est également une bonne administration de la justice car, tant pour le demandeur que pour le défendeur, cette compétence faciliterait l’administration de la preuve et, selon nous, l’exécution de la décision.

En résumé, « un litige relatif à une marque enregistrée dans un Etat membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre Etat membre peut être porté soit devant les juridictions de l’Etat membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’Etat membre du lieu d’établissement de l’annonceur ».

L’option ouverte entre lieu du dommage et lieu du fait à son origine n’est pas nouvelle mais, ce qui est facilement compréhensible en matière de pollution ou de violation de droits de la personnalité est plus complexe pour un droit par nature limité à un territoire.

Au-delà des nombreuses questions et critiques que soulèvent cette solution, on mesure la difficulté pour les justiciables : faut-il agir dans l’Etat d’enregistrement de la marque au risque de s’entendre dire que le public local n’étant pas concerné la marque n’est pas atteinte ou dans l’Etat des faits au risque de s’entendre dire qu’il n’existe pas de marque protégée sur ce territoire ?

Sans doute faudrait-il revenir aux fondamentaux : une marque n’est protégée que sur un territoire, c’est-à-dire un marché local.

Si un agent économique intervient dans toute l’Europe, il doit prendre garde à protéger sa marque sur tout le marché qu’il touche ou à agir sur d’autres fondements (concurrence déloyale) sur le marché concerné s’il est différent du marché pour lequel il a déposé une marque…

En France, la Cour de cassation considère que la juridiction nationale est compétente quand le public national est visé par le site (langue, publicité, possibilité de commander etc.)…quitte à interpréter largement cette notion (arrêts eBay du 3 mai 2012).

La solution à la quadrature du cercle n’est pas encore trouvée mais l’existence de la marque communautaire qui permet de protéger un signe sur toute l’Union est tout de même de nature à éviter ces circonvolutions.