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Appréciation de l’usage sérieux d’une marque (CJCE 9 décembre 2008 et 15 janvier 2009)
L’action en déchéance de la marque a été introduite afin de lutter contre les dépôts de signes par des titulaires n’ayant pas de réelle intention d’exploiter leur marque, encombrant ainsi le registre des marques, restreignant le choix des autres déposants et dès lors le jeu de la concurrence.
La directive du 21 décembre 1988 dispose dans son article 12 paragraphe 1 que: « Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non usage ».
En France, cette disposition a été transposée à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le titulaire d’une marque perd donc le droit sur son signe s’il ne fait pas un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans.
L’appréciation de cet usage sérieux relève des juges du fond qui ont pu considérer que le renouvellement d’une marque ou l’introduction d’une action en contrefaçon ne constituaient pas des actes d’exploitation permettant d’échapper à la déchéance de la marque.
Il en est de même, concernant un usage à titre uniquement de dénomination sociale ou de nom commercial.
Au contraire, les juges ont retenu que des factures, un tarif portant la marque et des attestations provenant de clients indiquant que les marchandises facturées ont bien été livrées sont autant de preuves d’une exploitation sérieuse.
Face aux multiples actions en déchéance intentées par les titulaires de marques, la Cour de Justice des Communautés Européennes a très vite été saisie par les juridictions nationales afin de préciser cette notion.
Elle a considéré, dans une décision du 11 mars 2003, que « l’usage sérieux suppose une exploitation du signe correspondant à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit ou d’un service en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance ».
Dès lors, selon la Cour, une marque est exploitée sérieusement lorsqu’elle « contribue à créer ou conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises ».
Par deux arrêts récents rendus le 9 décembre 2008 et le 15 janvier 2009, la CJCE apprécie la notion d’usage sérieux confronté à la gratuité.
Dans la première affaire, la CJCE est confrontée à la question de savoir si une association sans but lucratif fait un usage sérieux de ses marques alors qu’elle ne commercialisait aucun produit et ne fournissait aucun service contre rémunération.
En effet, ses marques étaient utilisées pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d’affaires ainsi que sur son matériel publicitaire et sur des insignes que ses membres portent lors de la collecte et la distribution de dons.
Le demandeur soutenait notamment que l’usage sérieux s’applique aux activités commerciales et entrepreneuriales et non aux activités dont le but est exclusivement non lucratif, de sorte que la protection par le droit des marques est exclue.
La Cour a eu une approche très large de la notion d’usage sérieux.
En effet, elle retient que le but non lucratif d’une activité, n’exclue pas par principe la protection par le droit des marques, puisque de telles associations peuvent offrir « des services de bienfaisance rémunérés ».
Pour la Cour, les marques enregistrées par une association ont « une raison d’être en ce qu’elles sont susceptibles de protéger l’association contre l’usage éventuel, dans la vie des affaires, de signes identiques ou similaires par des tiers ».
La Cour considère donc que l’association sans but lucratif fait un usage sérieux de sa marque lorsque celle-ci identifie et promeut ses produits ou services auprès du grand public, ce qui est le cas lorsqu’elle utilise celle-ci pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d’affaires ainsi que sur son matériel publicitaire et sur des insignes que les membres portent lors de la collecte et la distribution de dons.
En conséquence, pour la Cour, la gratuité n’exclue pas par principe l’usage sérieux d’une marque.
En revanche, l’usage sérieux d’une marque peut être exclu dés lors que la gratuité porte sur des produits ou services non visés par le dépôt de marque.
En effet, dans la deuxième affaire, la CJCE est confrontée à la question de savoir si une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée pour des produits que le titulaire de la marque offre gratuitement en accompagnement de la vente d’autres produits.
En l’espèce, une société fabriquait et commercialisait des vêtements et à cette occasion utilisait sa marque pour désigner une boisson non alcoolique offerte en cadeau en accompagnement de la vente de vêtements.
Le point en suspens était de déterminer si la fonction de la marque consistait uniquement en la garantie de l’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ou si elle devait consister également à créer ou conserver des débouchés pour les produits ou les services qu’elle désigne face à ceux de ses concurrents.
La CJCE se positionne en faveur de la sauvegarde de la concurrence, et retient que l’usage sérieux n’est avéré que si la marque est apposée sur des produits qui sont distribués en vue de pénétrer le marché des biens pour lesquels la marque a été enregistrée.
La Cour en conclue que le titulaire de la marque, qui l’a apposée sur des objets offerts gratuitement aux acquéreurs d’autres produits qu’il commercialise, ne fait pas un usage sérieux de sa marque pour lesdits objets puisqu’ils ne sont pas destinés à être utilisés sur le marché en question.
En d’autres termes, l’utilisation publicitaire gratuite exclue l’usage sérieux d’une marque lorsqu’elle ne désigne pas les produits qui ont été visés dans l’enregistrement. |
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