L’impact de la notion d’usage à titre de marque dans le contentieux de la contrefaçon (Tribunal de grande instance de Paris, jugement du 1er octobre 2010, Place des Tendances/ Promod)

Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 1er octobre dernier, dans une affaire Place des Tendances/ Promod, intéressant à plus d’un titre car il se place dans une tendance lourde -justement- du droit des marques français, inspirée par les solutions du droit communautaire.

Une société « Place des Tendances » qui commercialisait des vêtements sur un site Internet « placedestendances.com », reprochait à l’enseigne Promod d’avoir ouvert en 2008 un site « place des styles » pour promouvoir la vente de ses produits.

Elle invoquait ses marques françaises verbale et semi-figurative « place des tendances » déposées en 2007 et 2008 pour désigner notamment les « vêtements » et ainsi la similarité des signes et des produits générant selon elle un risque de confusion, synonyme de contrefaçon de marque (article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Promod rétorquait en substance que :

- le signe « place des tendances » n’est pas valable car dépourvu de distinctivité dès lors qu’il servirait à désigner une caractéristique des vêtements et accessoires,
- la société « Place des Tendances » ne ferait pas un usage sérieux de sa marque et détournerait ainsi le signe de sa finalité dans le seul but d’éliminer un concurrent,
- l’exercice du droit de marque n’est accordé au titulaire que si une atteinte à été portée à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance du produit,
- Promod n’a pas fait du signe « place des styles » un usage à titre de marque pour des vêtements, mais a exploité le signe uniquement pour désigner un site Internet,
- Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes « place des tendances » et « place des styles » ce qui exclut toute contrefaçon et concurrence déloyale.

Le Tribunal commence par rejeter le premier argument de Promod sur la validité de la marque antérieure : « l’expression « place des tendances », si elle est composée de mots du langage courant, et notamment du terme tendance largement employé dans le secteur considéré, constitue un ensemble doté d’une signification propre, qui n’est la désignation ni de la destination des produits visés (…) ni de l’une de leurs caractéristiques, et qui tout au plus est évocateur pour le public concerné d’une volonté de l’opérateur (…) de proposer à la clientèle des produits au goût du jour ».

Cependant, avant même d’apprécier la similarité des signes et des services considérés, le Tribunal rebondit sur la question de la fonction de la marque pour donner finalement raison à Promod.

Le Tribunal rappelle tout d’abord une partie des critères retenus pas la Cour de Justice de l’Union européenne dans la définition de la fonction de la marque:

« le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à un tiers que si cet usage est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque revendiquée ».

En effet, sous l’influence des juridictions communautaires, les juges français sont peu à peu contraints de circonscrire le droit du titulaire de marque à sa fonction (garantie de provenance pour le consommateur, fonction de distinction des produits vis-à-vis de ceux des concurrents…), et de ne pas conférer à ce droit un caractère absolu permettant d’interdire tout usage d’un signe identique ou similaire.

Or, le Tribunal relève que Promod a mis en place ce site pour promouvoir ses propres produits sous sa marque, en renvoyant par la suite à son site promod.fr, et que finalement : « Promod fait usage de la dénomination “Place des Styles” non pas pour désigner les vêtements et accessoires qu’elle commercialise en vue de garantir leur origine auprès du consommateur, ni même pour désigner des services de la classe 38, mais pour identifier une place virtuelle et le site internet qui lui est dédié, exclusivement destinés à présenter à la clientèle des produits vendus sous la marque "Promod ».

Ce critère devient essentiel : le prétendu contrefacteur fait-il un usage à titre de marque du signe litigieux, c’est-à-dire pour désigner des produits ou services ou utilise-t-il le signe à d’autres fins (identifier un site, une œuvre, critiquer la marque, utiliser un signe dans son sens courant etc.)?

Finalement, si l’usage du signe litigieux ne permet pas de rattacher le signe à une entreprise de provenance des produits, d’identifier l’origine des produits, il n’y a pas d’atteinte au monopole.

En l’espèce, il faut comprendre que le consommateur ne pouvait se méprendre sur l’origine des produits en se rendant sur le site « place des styles » à raison même de l’usage qui en était fait (sans opérer à ce stade de comparaison signes/ produits).

Ayant écarté la contrefaçon sur ce fondement de l’absence d’usage à titre de marque, le Tribunal ne se penche sur le risque de confusion qu’au stade de la concurrence déloyale.

Il réfute tout risque en retenant que l’absence de similarité entre les signes, leur exploitation effective, le terme « promod » affiché partout sur le site permettaient de conclure que le public aura conscience que les produits promus sur « place des styles » et ceux vendus sur « place des tendances » n’ont pas la même origine.

Le résultat semble le même mais procède d’un raisonnement différent : dans le premier cas, même si les signes avaient été plus proches, l’absence d’usage à titre de marque écartait la contrefaçon.

On remarquera toutefois que la faible distinctivité de l’expression « place des tendances », qui évoque tout de même fortement le secteur visé et peut être compris par le public comme une place de marché donnant des informations sur la mode (sans être purement descriptif des vêtements), a probablement eu une influence sur la décision.

D’où l’intérêt de déposer des signes suffisamment arbitraires pour assurer une protection optimale.